商标显著性问题探析!
时间:2020-05-09 11:33:55来源:未知

  在商标驳回复审行政诉讼中,因引证商标被驳回的案件较为常见,因商标缺乏显著性(以下简称“缺显”)被驳回的案件亦有一定比例。相较于存在引证商标被驳回,缺显被驳回的案

  件存在把控尺度抽象、出现比例较低等因素,更加难以把握,难以决策。

  之所以禁止将缺显标志注册为商标,一方面源于显著性考虑,即消费者通常不会将其作为商标识别,无法发挥商标所应具有的区分商品或服务来源的功能;另一方面是基于同业竞争的

  考虑,即如果允许特定主体将其注册为商标,会妨碍其他生产经营者的正当使用,侵蚀公共利益。

  面对因缺显被驳回的商标,企业做出决策前,通常将面对如下三个问题:

  问题一:如何判断诉争商标是否缺显?

  《商标法》第十一条第一款规定了三种缺显情形:

  (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的

  对于因此情形被驳回的案件,在诉讼中,商标行政机关需举证证明诉争商标为“本商品的通用名称、图形、型号”,否则将承担举证不能的败诉风险。

  如(2019)京73行初9503号行政判决书中,法院认为:诉争商标为文字商标“A110”,由字母“A”和数字“110”组成······被告并未提交证据证明“A110”使用在“车辆,跑车

  ,陆用运载装置”等商品上易使人理解为标志某种产品型号的代码,被告认定诉争商标“A110”缺乏显著特征的理由并不充分。因此,诉争商标并未违反商标法第十一条规定的情形,

  可以作为商标予以注册。

  (二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的

  对于因此情形被驳回的案件,需要区分诉争商标为直接描述性标志还是需要经过一定程度的演绎、解释、说明或想象才能将该标志与商品或服务的特点相对应的暗示性标志。如为直接

  描述性标志,则不具有显著性;如为暗示性标志,则具有显著性。

  如(2020)京行终748号行政判决书中,法院认为:诉争商标标志由汉字“锁鲜”、拼音“SUOXIAN”构成。“锁鲜”一词并非中文固有词汇,意指“锁住新鲜”,该词使用在家禽(非活)

  、板鸭、肉等复审商品上,是对上述商品具有较高保鲜品质这一食品质量状况的期许。家禽(非活)、板鸭、肉等商品的质量等特点与“锁鲜”并无直接关联,相关公众在看到“锁鲜”

  一词时,需要经过一定程度的演绎、想象才能将“锁鲜”与消费者对肉、死家禽、板鸭等商品具有较高保鲜品质这一选购标准相对应。因此,“锁鲜”并非是对上述商品的质量或其他

  特点的直接描述,能够起到指明商品来源的作用,并未违反商标法第十一条第一款第二项的规定。

  (三)其他缺乏显著特征的

  对于因此情形被驳回的案件,在诉讼中,一般需要商标行政机关明确说明或提供证据证明缺显的原因。

  如(2018)京73行初11909号判决书中,法院认为:诉争商标为英文商标“SPIELER”······即便“SPIELER”一词可翻译为“商业宣传员”等含义,被告亦未向本院提交任何证据

  证明,将具有“商业宣传员”等含义的标志使用在诉争商标指定的第18类和第28类商品上属于不具备表示商品来源作用的标志。因此,被告关于诉争商标已构成2014年商标法第十一条

  第一款第(三)项规定之情形的认定有误,本院予以纠正。

  综上,如诉争商标因缺显被驳回,建议企业判断其是否仅为本商品的通用名称、图形、型号,或仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或为其他缺

  乏显著特征的商标,如企业认为诉争商标具有显著性,建议积极通过后续程序争取。

  问题二:如商标确实缺显,可以通过提供使用证据克服吗?

  《商标法》第十一条第二款规定,前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可作为商标注册。因此,对于确实缺显的诉争商标,可通过提供大量宣传推广和实际使用证据

  克服,但法院对提供的使用证据的要求及程度极高,基本等同于对驰名商标的要求。

  如(2015)京知行初字第5299号行政判决书中,法院认为:商标一旦获准注册,其商标专用权及商标禁用权的范围即及于全国。因此,不具备显著特征的标志只有经过使用已为相关公众

  广为知晓,从而具备区分商品或服务来源功能时,法院方可认定该特定标志经过使用具备了显著特征。而“为相关公众广为知晓”的判断应当与商标法关于构成“驰名商标”的标准相

  一致。

  在第36类金融服务上申请注册的“沪深300指数”商标(案号:(2015)京知行初字第6012号)、在第16类纸类商品上申请注册的“ ”商标(案号:(2018)京73行初12113号)、在第29

  类乳制品上申请注册的"轻生活一身轻"商标(案号:(2018)京73行初12508号)等多件商标,均因诉争商标本身缺显,但申请人提供了长时间、大规模、数量众多的宣传推广及实际使

  用的有效证据后获准注册。

  但是,笔者认为,并非所有缺显商标均可通过使用获得显著性并进而注册。如近期热议的带货王李佳琦的“买它买它”是否可以注册为声音商标问题。对此,笔者认为,该案与腾讯的

  “滴滴滴”声音商标经长期大量使用获得显著性并最终获得注册并不相同,不能因为长期大量使用而获得注册。主要原因是,虽然李佳琦独特的声音以及其带货节目广为人知,可在相

  关消费者中建立一一对应关系。但是“买它买它”属于几乎所有商品或服务的推销者均可能使用的词汇,若允许其注册,则毫无疑问限制其他推销者的正当使用,侵蚀公共利益。

  问题三:如商标在部分商品或服务上缺显,导致申请的全部商品或服务都被驳回,合理吗?

  在实务中,常遇到诉争商标在不同类似群组的商品或服务上申请注册,但因在某个商品项上缺显,导致申请全部商品被驳回。

  对此,笔者认为,需要分析诉争商标本身是否缺显,即是否诉争商标在各个商品或服务项上均缺显;如仅在部分商品或服务项上缺显,但在其他商品或服务项上具有显著性,建议积极

  通过后续程序进行争取。

  (2018)京73行初5228号及(2018)京73行初5229号两案申请商标均为“租销宝”,法院认为,“租销宝”中的“租销”为租赁、销售的含义,整体易被理解为一种与租销有关的服务工具

  ,因此,该商标在第35类的“为他人推销”等服务及第36类的“金融服务;商品房销售”等服务上均不具有显著性。即诉争商标本身缺显,因此,在各个类别或类似群组申请注册均被

  驳回。

  (2019)京73行初3919号行政判决书中,法院认为:诉争商标“大肥旺”并未形成对"除杀真菌剂、除草剂、杀虫剂、杀寄生虫剂外的农业化学品"等0105群组商品特点的直接描述,而仅

  仅属于具有一定暗示性含义的标志,诉争商标具有显著性。因此,被告认定诉争商标违反了商标法第十一条第一款第(二)项之规定认定错误,本院依法予以纠正。但已形成对“植物用

  微量元素制剂;氮肥;肥料;腐殖土;盐类(肥料);混合肥料;化学肥料;植物肥料;动物肥料”等0109群组肥料商品特点的直接描述,诉争商标在0109商品类别上不再具有显著性。

  即诉争商标仅在部分商品项上缺显,但在另一部分商品项上具有显著性。

  商标显著性判断标准具有一定抽象性、复杂性,建议企业在选择商标申请注册前,尽量选择具有显著性商标;如被驳回,在确认商标具有显著性情况下,建议积极通过后续程序争取;

  若商标确实缺显,但企业能够提供大量宣传推广和实际使用证据,建议可以通过提供使用证据尝试克服和进行争取。

  作者单位:上海百一慧智律师事务所

  原创作者:李晓岩、陈少兰

  文章来源:中华商标杂志,版权属原作者所有,如有侵权请联系删除。谢谢。

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