商标无效宣告是否影响侵权认定!
时间:2020-01-08 10:19:42来源:未知

  根据我国商标法关于注册商标无效宣告的规定,被宣告无效的注册商标,注册商标专用权视为自始不存在。

  该规定似乎武断地将宣告无效注册商标的权益一举抹杀。虽然法律同时规定了宣告注册商标无效的决定或者裁定,基本上对于做出并已执行的执法司法结果和已履行的相关法律行为不具有追溯力,明显违反公平原则的除外。但是对于尚未结案的,起诉时还是有效的注册商标,审理过程中被宣告无效的,审理法院如果对自始无效的规定一以贯之,很有可能出现不公的审判结果,尤其是善意注册人对商标行政审验权的信任和信赖将受到极大的打击和伤害。

  分类讨论侵权案件中涉及宣告无效注册商标的法律效力问题,有利于厘清商标权的合法性渊源和更好保护注册商标专用权。

  违反绝对条件时,“宣无商标”的相关侵权问题

  当注册商标由于违反商标法第四十四条的规定,即注册商标违反了商标权取得的绝对条件。此时,商标局可以宣告该注册商标无效,其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

  在该“宣无商标”注册有效期内,是否有可能成立对“宣无商标”的侵权行为。

  面对这一种情况时,由于违反绝对事由的“宣无商标”,其涉及的是社会公共利益。这类商标之所以会产生是由于商标注册程序固有的缺陷造成的,该注册商标本就不应该取得注册商标专用权。因此如果是在“宣无商标”注册有效期内,对该“注册商标”有商标侵权行为,不应该认定为是对“宣无商标”的侵权,其商标权自始不存在是毋庸置疑的。

  因此,侵害“宣无商标”的行为不会构成侵权,不需要对原“宣无商标”权利人承担赔偿责任。

  违反相对条件时,“宣无商标”的相关侵权问题

  当注册商标违反商标法第四十五条的规定,即注册商标违反了商标权取得的相对条件。此时,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对于恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

  这种情况下与“宣无商标”的相关侵权问题,则有两个方面要讨论。

  一、“宣无商标”因与在先注册商标或驰名商标近似而被宣告无效的,“宣无商标”被宣告无效前的使用行为对在先的注册商标或驰名商标是否构成侵权。

  注册商标因与在先注册商标或驰名商标近似而被宣告无效的,该商标不得继续使用,否则将构成商标侵权,这个问题没有争议。

  但“宣无商标”被宣告无效前的使用行为的侵权认定,在实践中法院有以下两种论断:

  1、构成侵权行为

  在徐州老翟餐饮管理有限公司与徐州市赛老翟文化传播有限公司侵害商标权纠纷一案中【(2016)苏民终1555号】,赛老翟文化公司称,其与案外人签订有关于授权使用第15347913号“赛老翟”商标的《商标使用许可合同》,故其使用“赛老翟”字样的相关行为,具有合法依据。

  但法院认为,第15347913号“赛老翟”商标已于2016年11月29日被宣告无效。且根据《商标法》第四十七条的规定,商标被宣告无效的,其注册商标专用权视为自始即不存在。故第15347913号“赛老翟”商标自始即不享有注册商标的专用使用权,也就不存在基于授权而产生的他人合法使用的问题,更不涉及两个规范使用注册商标间的冲突应由商标授权行政部门先行处理规则的适用问题。因此,赛老翟文化公司关于其系第15347913号“赛老翟”商标的合法使用人,有权使用“赛老翟”字样等相关抗辩理由,本院不予支持。

  故应认定赛老翟文化公司的使用行为,属于《商标法》第五十七条第一、二项所分别规制的未经商标注册人许可,在同一种服务上使用与其注册商标相同或相近似商标的侵权行为。

  2、不构成侵权行为

  在江苏苏美达集团有限公司、江苏苏美达机电有限公司与福安市森威机电有限公司、福建艺林广告有限公司侵害商标权纠纷一案中【(2015)宁民初字第605号】,对于被告福安市森威机电有限公司、福建艺林广告有限公司的行为是否构成侵权及两被告应否赔偿原告经济损失20万元的问题,法院认为,2014年12月31日,国家工商行政管理总局商标评审委员会已经做出对“ECFIRMAN”商标、 “SUM”商标予以无效宣告的裁定, 被告的行为构成不当。

  本案被告福安市森威机电有限公司、福建艺林广告有限公司系在商标注册人福安市萨瓦福吉电器有限公司授权使用期间发布广告使用相关“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识,且在上述标识被生效判决宣告无效之前即拆除广告,不再使用上述标识,故根据商标法第四十七条的有关规定,应认定宣告注册商标无效的裁定对于本案使用许可合同不具有追溯力,另被告福安市森威机电有限公司、福建艺林广告有限公司也并非相关涉案商标注册人,故原告认为被告福安市森威机电有限公司、福建艺林广告有限公司使用“SUMECFIRMAN”、“ECFIRMAN”标识的行为构成侵权的主张,依据不足,不予支持。

  基于以上两个案例可以看出,法院在审理该类案件时,有可能会基于行为人的主观状态进行判断,对于是否构成侵权会结合具体案情做出相应的判决。

  二、“宣无商标”因与在先注册商标或驰名商标近似而被宣告无效的,在注册有效期内,对“宣无商标”的侵权行为,是否需要承担相应的责任。

  根据商标法第四十七条的规定,“宣无商标”的商标权自始不存在,因此也不会对宣告无效的注册商标产生侵权问题。故行为人在注册有效期内,对“宣无商标”的侵权行为,不需要对“宣无商标”原权利人承担责任。

  在上海梯客迪电缆销售中心、苏州特恩驰工业电缆有限公司与上海乾珮恩自动化工程有限公司侵害商标权纠纷一案中【(2016)沪73民终319号之一】,梯客迪中心主张特恩驰公司和乾珮恩公司的被诉侵权行为侵犯了其第XXXXXXX号“KAWEFLEX”注册商标专用权,但该注册商标由于与TDK电缆有限公司的在先权利产生冲突,已于2017年3月17日被国家商评委裁定予以宣告无效。

  法院认为,国家商标局亦于2018年8月27日发布了关于涉案注册商标宣告无效公告,现第XXXXXXX号“KAWEFLEX”商标的注册商标专用权已视为自始即不存在。因此,梯客迪中心提起本案商标侵权诉讼的权利基础已经不存在,其并非本案一审适格原告,故其起诉应依法予以驳回。

商标

  但是,由于“宣无商标”因与在先注册商标或驰名商标近似而被宣告无效的,此时原本涉及侵犯“宣无商标”的行为有可能实际上侵犯了在先注册商标或驰名商标的权益,需要承担相应的赔偿责任。

  结论:

  被宣告无效的注册商标,其注册商标专用权视为自始不存在。行为人在注册有效期内对该注册商标的使用行为是否合法,要先判断该行为是否侵犯了在先注册商标或驰名商标的专用权。

  同时,法院也会综合考虑行为人对宣告无效注册商标的使用行为是基于善意还是恶意,如果是善意的话,可能会由于无效宣告对做出并已执行的执法司法结果和已履行的相关法律行为不具有追溯力,而认定其行为不构成侵权。如果是恶意的话,则应当认定为侵权。

  对于商标侵权行为,由于被宣告无效的注册商标专用权自始不存在而缺乏成立商标侵权的构成要件,无法将其认定为构成宣告无效商标的侵权行为。

  原创:公众号(乾领研究院 知势有为)

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